BM발명 > 전문가 칼럼

스노우 주식회사는 경기도 성남에 위치한 회사입니다.

네이버의 자회사인 캠프모바일에서 스노우카메라 사업부를 분할해서 만든 기업입니다. 스노우 카메라 하나로 시작했지만 이후 라인플러스의 카메라 사업부를 흡수합병하여 스노우, B612, 푸디, 라인카메라, 룩스, 소다 등 여러 개의 카메라 라인업을 운영하게 되었습니다.

스노우는 2015년 9월 서비스 출시 이후 한국, 일본, 대만을 비롯한 아시아 시장에서 폭발적 성장을 바탕으로, 출시 이후 약 1년 반만에 1억 가입자를 달성했습니다. 가장 재미있고 편리하게 소통할 수 있는 방식을 스노우를 통해 만들어 나가고 있습니다. 자신을 표현하고, 즐거운 순간을 공유하며, 함께하는 듯한 생생함을 전달하기 위해 오늘도 치열하게 가슴 뛰는 도전을 펼치고 있습니다(출처 : 스노우 홈페이지).​​

최근 스노우주식회사에서 개발한 ai아바타가 인기를 끌고 있습니다.  스노우에서 제공하는 ai아바타는 실존하는 인물에 최대한 근접하게 하면서도 실사에 가까운 아바타를 제공합니다.​​

스노우 주식회사는 2016년 부터 이미지앱에 대하여 특허를 출원하여 등록받았습니다. 대표적으로 촬영한 사진에 재미난 스티커를 부가하는 특허는 아래와 같이 생겼습니다.

청구항 1 

컴퓨터로 구현되는 동적 컨텐츠 제공 시스템에서 수행되는 동적 컨텐츠 제공 방법에 있어서,

입력 영상에서 얼굴 영역을 인식하여 인식된 얼굴 영역의 특징 정보를 추출하는 단계; 및

상기 입력 영상에 합성하고자 하는 하나의 컨텐츠에 대해 상기 특징 정보에 따라 해당 컨텐츠의 이미지 객체를 동적으로 합성하는 단계를 포함하고,

상기 추출하는 단계는,

상기 얼굴 영역을 복수의 구간으로 구분하여 상기 복수의 구간 간의 비율을 포함하는 얼굴 비율 데이터를 산출함으로써 상기 특징 정보를 추출하고,

상기 합성하는 단계는,

상기 입력 영상에서 상기 얼굴 비율 데이터에 따른 상기 특징 정보에 대응되는 위치에 상기 컨텐츠의 이미지 객체를 합성하는 것을 특징으로 하는 동적 컨텐츠 제공 방법.

위 특허를 자세히 살펴보면 사람이 주체가 아니라 컴퓨터에서 일어나는 과정을 시간에 따라 기술하고 있다는 점, 소스코드와 같이 복잡한 프로그래밍 언어를 몰라도 특허를 받을 수 있다는 점, 프로그래머가 실제로 코딩하는 작업을 추상화하여 그 과정을 문장으로 기술하여도 특허를 받을 수 있다는 점을 알 수 있습니다. 위와 같이 컴퓨터에서 일어나는 일을 문장을 통하여 시계열적으로 작성한 특허를 BM특허 또는 BM발명이라고 합니다.

그러나, BM발명의 기술적 과제를 실현하기 위한 부분은 통상의 기술자가 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 어떻게 실현되는지 알 수 있도록 기재되어야 하고, 특허출원서의 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재를 참작하여 판단할 수 있습니다. 위반하는 경우는 발명에 해당하지 않아 발명의 성립성이 부정되거나, 통상의 기술자가 쉽게 구현할 수 없어 기재불비로 거절됩니다.

스노우 특허의 단계 S320에서 영상에서 얼굴을 인식하여 얼굴의 특징정보를 추출하는 것으로 기재하고 있는데 출원시의 기술수준으로 보아 인간을 촬영한 얼굴사진에서 눈, 코, 입 등의 정보를 추출하는 것은 관용적인 기술이므로 구태여 이러한 부분을 기술적으로 어떻게 구현어야 하는지 특허출원서에는 장황하게 기재하지 않아도 됩니다.

특허는 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말합니다. BM특허에서 보호하는 것은 컴퓨터에서 구현된 소스코드를 보호하는 것이 아니라 프로그래머가 개발하고자 하는 결과물이 종래 프로그램에 비하여 새로운 기능이 있는지를 보호하는 것입니다. 그리고 그러한 기능이 특허출원서를 접한 사람이 충분이 구현할 수 있다고 판단이 든다면 소소코드가 없어도 특허를 받을 수 있습니다.

BM특허 작성시 주의 사항

경쟁사가 유사한 프로그램을 개발하여 시중에 유통하는 경우 침해풀품을 특정하는 것은 특허권자입니다. 소스코드 내부 알고리즘에만 특징이 있는 BM특허의 경우 침해의심 S/W나 앱에도 특허발명에 대비되는 알고리즘 구성이 있는지 여부를 특허권자가 특정하여야 하는데, 침해의심 S/W만의 GUI화면만으로는 그러한 사정을 입증하기 곤란합니다 . 그러므로 BM발명에서 보호를 위한 특허는 내부에서만 존재하는 알고리즘을 특허명세서에 기재하는 것 보다는 컴퓨터나 스마트폰의 화면에서 드러나는 기능위주로 작성하는 것이 바람직합니다.

BM발명은 특성상 여러 서버가 협업하여 기능이 구현되는 경우가 많은데, 특허청구범위에 여러 서버의 기능을 통합하여 기재하는 경우 하나의 주체가 모든 서버를 운영하지 않으면 침해주장이 어렵기 때문에, 서버나 기능 단위로 청구범위를 작성하는 것도 중요합니다.

BM발명의 저작권에 의한 보호

BM발명은 저작권을 통하여 보호받을 수도 있습니다. 그러나 저작권법에서 소스코드 자체를 보호합니다. 원래 소스코드는 컴퓨터프로그램보호법에서 보호를 하고 있다가 저작권법으로 흡수되었습니다.

저작권법에서는 소스코드 자체를 보호하는 것이기 때문에 경쟁사의 소소코드를 입수하지 못하면 저작권 침해를 주장할 수 없습니다. 그런데 소스코드를 입수하는 것은 압수수색이나 내부자에 제보에 의하지 않으면 통상 입수가 불가능하기 때문에 저작권으로 보호받는 데에는 한계가 있습니다. 소스코드를 어렵게 입수한다고 해도 침해판단은 소스코드 자체를 서로 대비판단하여 실질적 유사성과 의거성이 입증되어야 침해가 성립합니다.

특허법에서는 특허발명의 청구범위에 기재된 BM발명이 보유하고 있는 기능을 보호하는 것이기 때문에 저작권법에 비해서는 상당히 넓은 권리범위를 가져갈 수 있습니다. 

BM발명의 성립성

의의 및 취지

BM발명이란 구성요소에 컴퓨터가 관련되어 있는 일체의 발명으로서, 소프트웨어 또는 하드웨어에 의하여 구현된 논리단계들을 필요로 하는 발명을 말합니다. BM발명은 특허법상의 보호와 관련하여 자연법칙을 이용한 발명의 성립성 인정 여부가 문제됩니다.

발명의 성립성

1) 문제의 제기

발명의 성립성이란 특허법상의 보호대상인 발명(자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것)으로 인정받기 위한 요건에 대한 것으로서, 이에 위반시 법 29조제1항 본문위반으로 거절된다. 컴퓨터 프로그램관련 발명은 자연법칙을 이용한 것이라고 볼 수 없어 발명의 성립성에 논란이 있었습니다.

2) 학설

①컴퓨터 프로그램은 인간의 지적사고시 수반되는 정신적, 지능적 수단이나, 과정에서 도출되는 일종의 계산방법에 불과하다는 부정설, ②컴퓨터 프로그램은 컴퓨터에 입력하였을 때부터 컴퓨터의 일부분으로서 구성되므로 특정목적에 적합한 배선이나, 접속수단으로 이해할 수 있다는 긍정설(웨어하우스설), ③프로그램 중에는 특허성을 인정해야하는 대상과 부정해야할 프로그램이 존재하므로 이를 취사선택하여 특허성을 인정하여야 한다는 절충설의 견해가 있습니다.

3) 판례

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 ‘발명’으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 같은 법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 한다. 특히, 정보기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다. 한편, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 [거절결정(특)]).

4) 특허청 심사지침서

특허청 심사지침서에서는 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 경우, 해당 소프트웨어와 협동하여 작동하는 정보처리장치, 그 동작방법 및 해당 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체에 대해서는 성립성을 인정한다. 그러나 컴퓨터 프로그램 자체는 특허법의 보호대상이 아니라고 하여 특허를 허여하지 않습니다.

청구항 기재불비

BM특허는 구성을 직접적으로 기재하기 곤란하여 기능적으로 기재하는 경우가 많으나, 기능식 청구항을 인정하지 않아 문제가 되었고 판례도 원칙적으로 청구항의 기능식 기재를 인정하지 않는 태도였으나, 2007년 개정법에서는 특허법 42조4항3호를 삭제하여 기능식 청구항의 기재를 가능하게 하였습니다.

BM 발명의 문제점

지역적 효력의 문제

특허권의 지역적 효력범위는 속지주의가 원칙이나, 전자상거래 발명은 국경을 초월하여 실시될 수 있는 바, 외국에서의 상거래 행위가 국내에 제공되는 경우 특허권의 침해에 해당하는 지에 대하여 논의가 있습니다. 미국의 CAFC 판례에서는 블랙베리사건에서 일부 구성이 외국에 위치되어 실시되었더라도 특허권의 본질은 국내수요의 독점적 충족기회에 있는 바, 외형적 실시가 어디에서 있었는지가 아니라, 국내수요가 정당권원없는 제3자에 의해 충족되었는지로 판단해야 하므로, 실시의 지역적 기준은 산업적 수요가 충족되는 지역으로 보아야 한다고 하였습니다.

복수주체의 실시행위에 대한 보호​

BM발명의 경우 청구항에 기재된 구성요소를 복수주체가 나누어 실시하고 이들의 실시를 종합하면 청구항에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우 특허권의 침해로 인정할 수 있는 지가 문제가 됩니다. 복수주체의 실시행위에 대해서는 이전글을 참고하시기 바랍니다.​​

참고 - 미국에서의 BM발명 역사

SSB 사건 (1998, CAFC-미국연방항소법원) -영업방법 특허를 최초로 인정한 판결

(1) 사실관계 및 미국특허 5,193,056의 내용

Signature Financial Group(SFG)은 [Hub & Spoke]에 대한 미국특허 5,193,056의 특허권자로서, 이 특허에 대하여 미국의 주요 금융기관들과 특허 사용에 따른 라이센스 계약을 체결하였다. 미국특허 5,193,056은 뮤추얼 펀드를 관리하고 운영하기 위하여 개발한 것으로서, 뮤츄얼 펀드(spoke)들이 자신들의 자산을 파트너십으로 조직된 투자 포트폴리오(hub)에 공동 출자하는 구조를 실행하는 것으로서 뮤추얼 펀드의 운영자에게 파트너십에 따른 세제상의 혜택을 줄 뿐만 아니라 투자를 관리하는데 있어서의 규모의 경제를 제공하였다. State Street Bank(SSB)는 라이센스를 통해 위 특허를 사용하고자 하였으나 협상이 결렬되었다. 

(2) 지방법원의 판단

1996년 Massachusetts 제1심 연방지방법원은 수학적 알고리즘을 채용하고 있고, 다른 추가적인 특징이 없이 하나의 수치를 다른 수치로 변환시키는 것(수학적 알고리즘)에 불과한 것이므로, 미국 특허법 제101조의 법정주제(statutory subject matter)에 해당되지 않으므로 특허를받을 수 없다고 판단하였다. 또한, 지방법원은 위 특허의 청구항이 영업 방법을 기재하고 있는 것이므로 법정 주제에 해당하지 않아 특허를 받을 수 없다고 판단하였다.

(3) CAFC의 판단

(가) 수학적 알고리즘에 대한 판단

CAFC는 “청구항이 오직 아무런 응용이 없는 수학적 알고리즘 그 자체만을 청구한 경우에는 특허의 대상으로 인정하지 않아야 하나, 청구항에 기재된 수학적 알고리즘이 유용하고(useful), 구체적이며(concrete), 실체적인(tangible) 결과를 가져온다면 특허대상으로 인정해야 한다”고 판단하였다.

(나) 영업방법의 특허대상 여부에 대한 판단

CAFC는 “영업방법이 제101조에서 규정하는 특허대상에 해당하는지 여부의 판단은 다른 방법 발명과 동일한 기준으로 검토되어야 하며, 단지 영업방법이라는 이유로 특허대상을 부정해서는 안 된다”라고 판단함으로써 수학적 알고리즘 또는 영업방법 발명의 특허성에 대한 SFG의 주장을 받아들여 원심판결을 파기환송하였다. 이후, 연방대법원이 1999년 1월 1일 상고신청을 기각함으로써 이 사건은 논란의 종지부를 찍었다.

AT&T 사건 (1999, CAFC)

(1) 사실관계 및 미국특허 5,333,184의 내용

AT&T 사는 미국특허 5,333,184의 특허권자로서, 1996년 Excel 사를 상대로 Delaware 지방법원에 침해소송을 제기하였다. 미국특허 5,333,184는 장거리 전화통화에 대한 메시지를 기록하는 것인데, 장거리 전화회사의 가입자가 동일한 장거리 전화회사에 가입한 사람과 통화하거나 아니면 다른 장거리 전화회사의 가입자와 통화하는가에 따라 각 가입자의 요금을 차별화할 수 있게 한 방법이다. 그 발명의 요점은 컴퓨터가 요금청구서를 쉽고 정확하게 만들어 내는데 있는 것이다.

(2) CAFC의 판단

CAFC는 발명이 특허를 받기 위해서는 물리적인 한정이 필요하다는 근거는 FWA테스트에서 비롯된 것이나, 최근 SSB 사건에서는 Diehr 사건 이후에 FWA 테스트는 더 이상 특허대상의 인정여부를 결정하는 기준으로 적용할수 없음을 예시한 바 있으므로 특허대상 인정여부의 판단의 핵심은 수학적 알고리즘이 실용적으로 응용되어 유용한 결과를 생산하느냐에 의해 결정되어져야 한다고 하였다. 결과적으로, CAFC는 SSB 사건의 판결에서와 마찬가지로 AT&T 사건의 판결을 통해서도, 수학적 알고리즘을 포함하는 소프트웨어 발명의 성립성의 판단하는 주요 기준으로서 실용적인 응용을 강조하고 있으며, AT&T 사의 발명의 실용적인 결과, 즉, 청구항이 “유용하고 구체적이며 실체적인 결과”를 가져오는 것이면, 특허법 제101조의 법정주제에 해당한다는 이유로 원심 판결을 파기하였다.

SSB 사건 및 AT&T 사건의 의의

특허법상의 특허대상을 판단하는 핵심을 과거에는 주로 청구범위에 수학적 알고리즘을 포함하고 있는가를 중심으로 판단하였던 데에 반하여, SSB 사건 및 AT&T 사건 이후에는 청구범위 기재를 통해, “유용하고 구체적이며 실체적인 결과(useful, concrete, tangible result)”를 만들어 낼 수 있는지 여부에 초점을 맞추어 특허대상 여부를 판단하게 되었다. 즉, 기술적 요소와 관계없이 유용하고 구체적이며 실체적인 결과가 있으면 101조에서 규정하고 있는 법정주제에 해당한다는 실무가 정착되었으며, 이에 따라 기술적 요소를 필수로 하는 한국, 일본, 유럽의 실무보다는 폭넓게 영업방법을 보호하는 것이 가능하게 되었다. 

SSB 사건은 사업상의 문제를 해결하기 위해서 개발한 소프트웨어 관련 발명들이 정당하게 특허로 보호받을 수 있는 명확한 법적인 근거를 제공하였다. 영업방법 특허의 유효성을 인정하는 위 판결 이후 전통적으로 특허출원을 해오지 않았던 금융, 재무, 회계, 인사, 수송, 오락 등의 다양한 사업 분야의 기업들이 다수의 특허를 출원하기시작했을 뿐 아니라 미국에서의 영업방법 특허 관련 출원 및 소송의 건수가 급증하기 시작하였다. 한편, SSB 사건의 영향으로 주요국들은 BM특허를 자국의 특허제도 내에 수용하기위하여 심사기준 등 관련규범들을 개정하기에 이르렀다.

Bilski 판결

(1) 현황

미국의 CAFC가 1998년 SSB사건에서 BM 발명의 개념을 인정한 이후 약 10년간 전 세계적으로 BM발명이 폭발적으로 출원ㆍ등록되어 왔으나, CAFC는 2008. 10. Bilski 사건의 판결을 통하여 종래의 기준을 폐기하고 앞서 본 ‘Machine or Transformation' 기준을 도입하여 BM 발명의 성립성을 제한하기에 이르렀으며, 미국 특허상표청(USPTO)은 Bilski 판결 이후 2009. 1. 위 Bilski 요건을 반영한 임시 심사지침을 수립, 심사에 반영하고 있었으나, 대법원이 다소 다르게 판시하였다.

(2) 사건 개요

-사건명: Bilski vs. Kappos, 130 S.Ct. 3218 (U.S. 2010)

-청구항: ‘석유 등 에너지 재화시장에서 급격한 가격 인상 또는 인하로 인해 구매자 또는 판매자가 겪게 되는 위험(risks)을 회피하는 방법(a business method patent application for hedging risks incommodities trading)’

-특허청: 청구내용은 특정한 장치(specific apparatus)로 구현될 수 없고, 단순한 추상적 아이디어의 조작(manipulates)이나 수학적 문제의 해법(solutions)에 불과하다는 이유로 특허 거부

-CAFC는 2008. 10. Bilski 사건의 판결을 통하여 종래의 기준을 폐기하고 앞서 본 ‘Machine or Transformation' 기준을 도입하여 BM 발명의 성립성을 제한하였다.

(3) 미국 연방대법원(2010.06.28)의 판단

Bilski 판결에 의하면 MOT(Machine or Transformation)테스트가 방법발명의 특허요건을 판단하는 유일한 기준은 아니지만 주요 심사 방법임을 밝혔다. 이에 의하면 MOT 테스트이외에 다른 판단 기준에 의해 소프트웨어 특허요건을 인정할 수 있음. 이는 소프트웨어 특허 보호를 요구하는 업계의 입장을 고려한 판결이다. MOT테스트는 방법발명의 적격성을 판단하는 방법으로, 발명이 특정 장치와 결합되거나 또는 특정한 객체를 다른 상태로 변환시킬 수 있다면 특허요건이 있다고 판단하는 것이다

대법원은 Bilski의 발명은 단순한 추상적 아이디어에 불과하므로 특허보호 대상이 아니라고 판결하였다. 또한, 추상적 아이디어를 포함한 자연법칙이나 물리현상 등은 특허 대상이 아니므로 배제되어야 한다고 명시하였다.​

글 작성  - 특허법인 아이더스 배진효 변리사