Papierfabriek Doetinchem BV v Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co [C-684/21]에 대한 추가 시사점 > 전문가 칼럼

Papierfabriek Doetinchem BV v Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co [C-684/21]에 대한 추가 시사점

김무경 변리사

특허법인 아이더스

(1) 유럽연합사법재판소 최고법원 판단의 요지 및 검토 방향

  가. 쟁점 

    Sprick의 디자인(디자인 번호: No 001344022-0006)이 Regulation No6/2002의 제8조(1)항에 해당되어 디자인권으로 성립될 수 없는 것인지 여부

  나. 관련 규정

    (Regulation No 6/2002의 제8조1항) 완전히 기술적인 기능만을 나타내는 제품 외관 특색의 경우 디자인권이 성립될 수 없음

  다. 판단의 요지 

    등록디자인이 완전히 기술적인 기능만을 나타내는 제품 외관 특색에 해당되는지 여부를 살필 때는, 특정 외관을 선택하게 된 이유를 포함한 객관적인 정황이 고려되어야 하며 유럽연합 디자인 기록부에서 특정 디자인이 색채 디자인이라는 점이 명백하게 표시되어 있지 않은 경우에는 해당 디자인이 다색채 외관을 가지고 있다는 사실은 중요하지 않다고 판단 

  라. 검토 방향

    디자인적인 요소가 강한 의류, 생활필수품 등에는 기술적인 기능만을 나타내는 디자인임을 이유로 하는 무효 여부가 쟁점화되지 않으나, 기계 부품 등 기능성이 강한 디자인에는 이 같은 무효 여부 쟁점이 발생할 수 있음 

    기계 부품 등 기능성이 강한 디자인에 대한 출원 및 등록 절차 진행 시, 디자인 권리화 대상 제품에 다색채(컬러)가 있다면 이를 적극적으로 기재하는 것이 등록디자인의 권리범위와 무효가능성에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대해 검토하고, 이를 고려한 디자인 출원 방향을 제시할 필요가 있음 

(2) 컬러 색상을 기재한 등록디자인의 권리범위와 무효가능성

  가. 컬러 색상을 기재한 등록디자인의 권리범위는 축소되지 않음

    아래 대법원의 판례를 통해서도 알 수 있듯이, 적어도 한국에서는 등록디자인에 컬러 색채를 포함한다고 하더라도, 디자인의 형상과 모양이 동일하고 색채 구성만을 달리한 제3자의 제품에 대해서 침해주장을 할 수 있음 

    디자인을 이루는 구성요소에는 형상과 모양뿐 아니라 색채도 포함되지만, 대비되는 두 디자인이 형상과 모양에서 동일하고 색채의 구성에 있어서도 바탕색으로 된 부분과 채색되어 있는 부분의 위치와 면적 등 기본적인 채색 구도가 동일하다면, 그 두 디자인의 채색된 부분의 구체적인 색채가 다른 색으로 선택되었다는 점만으로는 특별한 사정이 없는 한, 보는 사람이 느끼는 심미감에 차이가 생긴다고 볼 수 없을 것이다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후3307 판결 [등록무효(의)])

  나. 컬러 색상을 기재하면 등록디자인의 무효가능성을 낮출 수 있음 

    한국 대법원에서는 “대체적인 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상의 디자인이라 할 수 없다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 참조)”라고 하므로, 기능만을 나타내는 디자인임을 이유로 무효로 될 가능성은 유럽에 비하여 현저히 낮음

    따라서, 한국에서는 디자인에 컬러 색채를 포함하지 않더라도 무효가능성이 매우 낮으므로, 무효가능성을 낮추기 위해 기계 부품 등 기능성이 강한 디자인에 컬러 색채를 포함할 필요까지는 없을 것으로 보임 

    그러나, 유럽의 경우에는 본 유럽연합사법재판소의 판단에서 추정할 수 있는 바와 같이, 디자인이 다색채 외관을 가지고 있다는 사실이 명확하게 기재되면 그 디자인은 기능만을 나타내는 디자인임을 이유로 무효가 될 가능성이 낮아질 수 있으므로, 이를 고려하여 컬러 색채의 기재여부 및 그 정도를 검토할 필요가 있음 

(3) 결 론 

    실무적으로 등록디자인과 장래 등장할 수 있는 침해품간의 색상 차이로 인해 유사 관련 시비가 생길 수 있음을 염려하여 디자인을 흑백으로 출원하는 경우가 많으나, 등록디자인을 다색채인 것으로 명확하게 기재한다고 하였을 때, 적어도 한국에서는 색상 한정에 따라 권리범위가 축소될 가능성이 거의 없고, 유럽에서는 다색채 외관으로 인해 무효 가능성을 낮출 수 있으므로, 기계 부품 등 기능성이 강한 디자인 출원 시에는 이 같은 점을 고려하여 한국 및 유럽 출원 전략을 세울 필요가 있음 

작성  - 특허법인 아이더스 김무경변리사

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