B&Bartoni spol. s r.o. v Europoean Union Intellectual Property Office [T-617/21]에 대한 추가 시사점 > 전문가 칼럼

B&Bartoni spol. s r.o. v Europoean Union Intellectual Property Office [T-617/21]에 대한 추가 시사점

< 사건 개요 >

□ 이 사건의 쟁점(디자인의 효력제한 사유 관련)   

ㅇ 이 사건 전극이 복합 제품의 부품에 해당되는지 여부  

- 만일 이 사건 전극이 복합 제품의 부품에 해당되면, 관련 규정에 따라 이 사건 전극이 수요자의 정상적인 사용 중에 외부로 노출되어야 하고, 그렇지 않으면 디자인 효력 제한 사유에 해당되어, 타인에게 디자인권을 주장할 수 없음 

□ 관련 규정

ㅇ Regulation No6/2002의 제4조(디자인 보호 요건)

1. 디자인은 신규하고 개별적 성격을 가질 경우 공동체 디자인으로 보호된다.

2. 복합 제품의 구성 요소를 구성하는 제품에 적용되거나 통합된 디자인은 다음과 같은 경우에만 신규하고 개별적 성격을 가진 것으로 간주된다: 

(a) 구성 요소가 복합 제품에 통합된 후에도 해당 제품의 정상적인 사용 중에 보이는 경우; 그리고 (b) 해당 구성 요소의 보이는 특징이 자체적으로 신규성과 개별적 성격 요건을 충족하는 경우.제2항 (a)의 의미에서 "정상적인 사용"은 최종 사용자가 사용하는 것을 의미하며, 유지 보수, 서비스 또는 수리 작업은 제외된다.

1. 이 사건 전극이 복합 제품의 부품에 해당되는지에 대한 판단 경과 

가. (유럽연합 지식재산청 무효부) 이 사건 전극은 복합제품인 토치의 부품에 해당되고, Regulation No6/2002의 제4조(2) 요건을 충족하지 않으므로, 디자인권의 보호 대상에서 제외됨  

나. (유럽연합 지식재산청 항소위원회) 이 사건 전극은 복합제품인 토치의 부품에 해당되지 않으므로, Regulation No6/2002의 제4조(2) 요건을 별도로 충족할 필요가 없음  

다. (유럽연합 사법재판소 일반법원) 이 사건 전극은 복합제품인 토치의 부품에 해당되지 않으므로, Regulation No6/2002의 제4조(2) 요건을 별도로 충족할 필요가 없음

2. 유럽연합 사법재판소 일반법원의 판단   

가. 판단 기준    

Regulation No 6/2002에서는 복합제품의 부품에 대한 정의를 제공하고 있지 않으나, 유럽연합 사법재판소 최고법원에서는 복합제품의 부품을 “산업 또는 수공 복합제품에 조립되어질 의도로 만들어졌으며 해당 복합제품의 분해 및 재조립을 통해 교체되어질 수 있고, 해당 복합제품의 통상적 사용이 (해당 부품이 없이는) 불가능한 다수의 부품들”로 정의하였음을 참작하여, 관련 요소들을 고려하고 개별 사건별로 판단되어야 함   

나. B&Bartoni spol. s r.o.(원고)의 주장 및 유럽연합 사법재판소의 판단   

위 법원은 전극이 복합제품의 부품에 해당되지 않는지 여부를 살피기 위해 전극의 소모적 성질 등 4가지 요소를 고려하여 심의하고 판단하였음  

① 전극의 소모적 성질

(원고) 소모성 물품이라도 복합제품의 부품에 해당될 수 있음

(법원) 소모성 물품은 복합제품의 부품이 아닐 가능성이 높음 

② 전극 교체시 토치 분해 및 재조립 필요성

(원고) 전극 교체시 토치의 분해 및 재조립이 동반되기 때문에 복합제품의 부품에 해당됨

(법원) 전극의 교체시 토치의 재조립 또는 분해가 수반되지 않음 

③ 전극 없이 토치가 완전한 제품이 될 수 있는지

(원고) 토치가 금속절단과 같은 본연의 기능을 전극 없이 수행할 수 없다는 점을 감안한다면 토치는 전극 없이 완전한 제품으로 간주될 수 없음

(법원) 전극 없이 토치가 금속절단과 같은 기능을 수행하지 못하는 것은 사실이나, 그렇다고 해서 전극이 토치의 부품에 반드시 해당된다고 볼 수는 없음

- A 제품이 B 제품 없이 그 기능을 수행하지 못한다고 하여 B 제품이 모든 경우에 A 제품의 부품으로 간주된다고 해석한다면 이는 지나치게 광범위하여 대부분의 제품들이 복합제품들의 부품으로 잘못 간주 될 수 있음 

- 토치와 전극이 서로 별개로 판매 및 홍보 된다는 사실도 고려해야 함 

④ 전극의 대체 가능성

(원고) 특정 토치에 다수의 다른 전극들이 이용될 수 있다는 점은 전극이 복합제품의 부품에 해당된다는 점을 판단하는데 있어 관련이 없음 

(법원) 다수의 다른 토치에서도 이 사건 전극이 사용될 수 있다는 점은 이 사건 전극이 복합제품의 부품에 해당되지 않을 가능성을 높임 

다. 법원의 결론

이 사건 전극은 복합제품인 토치의 부품에 해당되지 아니함

3. 복합물품의 부품에 관한 한국에서의 실무

가. 한국 대법원의 판단 기준

디자인보호법 제2조 제1호에서 말하는 “물품”이란 독립성이 있는 구체적인 유체동산을 의미하는 것으로서, 이러한 물품이 디자인등록의 대상이 되기 위해서는 통상의 상태에서 독립된 거래의 대상이 되어야 하고, 그것이 부품인 경우에는 다시 호환성을 가져야 하나, 이는 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고 다른 물품과 호환될 것을 요하는 것은 아니고, 그러한 독립된 거래의 대상 및 호환의 가능성만 있으면 디자인등록의 대상이 된다고 할 것이다(대법원 98후2900, 2003후274).

 나. 판단 사례

   한국의 대법원(대법원 2003후274)에서는 “이 사건 등록디자인의 대상 물품 “온열치료기용 롤러”가 롤러형 온구기에만 사용되는 부품으로서 다른 용도로 사용되지 않는다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 나아가 독립성을 갖춘 물품으로서 독립된 거래의 대상 및 호환의 가능성을 갖춘 것인지에 대하여, 통상의 상태에서 독립되어 거래되었다거나 그와 같은 거래의 가능성이 있음을 인정할 만한 증거가 없으므로, 원심이 이 사건 등록디자인의 대상 물품이 디자인보호법 제2조 제1호 소정의 물품에 해당하지 않는다고 판단한 것은 정당하다“고 판시하여, 아래 도면의 온열치료기용 롤러의 물품성을 부정함 

<온열치료기용 롤러> 

 다. 복합물품의 부품에 관한 한국과 유럽에서의 차이

   한국에서는 어떤 제품이 독립된 거래 대상이며, 부품인 경우 호환성을 가지기만 하면, 물품성이 인정되고 그에 관한 디자인권 보호가 가능함 

   그러나, 유럽에서는 한국에서의 물품성 인정 사유를 “복합제품의 부품이 되는 것인지 여부”판단 시, 중요한 고려요소로 취급하는데 그침* 

   * 본 사안의 경우, ‘③ 전극 없이 토치가 완전한 제품이 될 수 있는지’와 ‘④ 전극의 대체 가능성’에서 검토되었음  

4. 시사점 

      부품에 관한 디자인을 보호받으려 할 때, 그 부품이 통상적인 사용시 외부에서 보이는 것이 아니어도, 한국에서는 독립된 거래 대상이며 호환성을 가진다는 것만 보이면 물품성이 인정되어 보호 대상이 되는 반면, 유럽에서는 부품이 통상적인 사용시 외부에서 보이는 것이 아니라면, 해당 부품이 “산업 또는 수공 복합제품에 조립되어질 의도로 만들어졌으며 해당 복합제품의 분해 및 재조립을 통해 교체되어질 수 있고, 그 부품이 없으면 해당 복합제품의 통상적 사용이 불가능한 것‘에 해당되지 않는다는 점을 보여야 한다는 점에서 그 디자인 보호에 부가적인 어려움이 있음 

     그러나, 본 사건의 판결이유에서 볼 수 있는 바와 같이, 한국에서 물품성이 인정될 수 있을 정도의 부품이라면 유럽에서도 보호될 개연성이 높다고 볼 수 있음    

     따라서, 사용시 외부로 드러나지 않는 부품이라도, 유럽에서 보호받을 수 없다고 단정하여 유럽에서의 권리화를 포기할 이유가 없고, 필요시 적극적으로 유럽에도 출원하여 부품에 관한 디자인 보호 방안을 마련하는 것이 바람직함 

출처 - IP-NAVI의 [판례분석]>[지재권 판례 심층분석]

위 문서 작성자 - 특허법인 아이더스 김무경 변리사